“按需认定”原则是在纠正我国“驰名商标认定异化”的大背景下提出来的，对其内涵的理解和适用应当灵活把握，避免矫枉过正。作者
井静娟北京恒都（深圳）律师事务所编辑
布鲁斯
在我国，驰名商标认定制度中的“按需认定”原则的形成具有特殊的历史背景，关于其内涵的理解也经历了一个不断调整和规范的过程，笔者希望可以通过本文简要梳理“按需认定”原则的形成过程、其内涵的发展历程，并对目前普遍适用的情形进行举例和说明。
一、“按需认定”原则形成之前的国际及国内驰名商标保护制度环境
对于“驰名商标”的表述最早出现在年的国际公约《保护工业产权巴黎公约》第6条之2，原文中“驰名商标”的表述为“well-knownmark”，主要是为了防止在各成员国尚未获得注册的知名度较高的商标受到非法侵害，所以国际上最早设置“驰名商标”制度是为了给未注册商标提供一种特殊的保护方式。当时对于未注册驰名商标的保护仅限于商品商标，且保护范围限于相同或类似商品上的商标。
年世界贸易组织的《与贸易有关的知识产权协议》将“驰名商标”的保护范围扩大到服务商标，且原则上同样适用于与注册商标所标识的商品或服务不类似的商品或服务上。
年，我国正式加入《保护工业产权巴黎公约》，遵守其第六条之2关于“驰名商标”的规定，并由当时的国家工商行政管理总局商标局履行认定驰名商标的义务。
年8月14日，国家工商行政管理局颁布《驰名商标认定和管理暂行规定》，规定国家工商行政管理总局商标局是唯一有权认定驰名商标的行政机关，确立“主动认定为主，被动保护为辅”的基本原则，我国进入批量认定驰名商标阶段。
年7月17日，最高人民法院公布《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，首次在处理域名纠纷案件中赋予人民法院认定驰名商标的权力。
年12月1日正式施行的《商标法》亦在第十三条、第十四条对于驰名商标的适用及认定标准作出明确规定，并确定在商标异议案件中由商标局予以认定，在异议复审和商标争议案件中由商标评审委员会予以认定、在商标专用权侵权工商查处案件中如果有必要，商标权人可以向商标局申请驰名认定。
年10月12日，最高人民法院公布《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，对于通过司法途径认定驰名商标进一步进行了明确规定。
届时，相应国家行政机关和法院在审查案件过程中均可以对驰名商标进行认定，我国驰名商标认定开启行政认定和司法认定双轨制阶段，“按需认定原则”尚未走上中国驰名商标认定制度的历史舞台。
二、我国驰名商标认定的异化加速“按需认定”原则的确立
正如前文所述，我国驰名商标的认定最初仅能由原国家工商行政管理总局商标局进行认定，并定期公布驰名商标的认定名单。不可否认的是，此种单轨制的认定模式在一定时期内发挥了重要的作用，一方面保护了我们的民族产业，另一方面也为引入外资起到一定的促进作用。但是长期实行的计划经济体制，导致我国的消费者对于政府推介的产品产生一种盲目的热衷和推崇，内心会认为获得驰名商标认定的产品其质量是由国家背书或者国家认可的，加之部分地区对于“驰名商标”认定企业进行奖励等政策的加持，大批企业开始争先恐后的加入到驰名商标认定的大军中；更有甚者，有的企业为了达到认驰的目的，制造虚假案件进行诉讼，使得我国驰名商标的认定一度变得十分混乱，脱离了驰名商标认定制度设立的初衷，出现“驰名商标认定异化”的现象。
为了让驰名商标认定制度回归正轨，我国开始通过各种措施收紧驰名商标的认定：
年，国家工商行政管理总局颁布《驰名商标认定和保护规定》，同时废止《驰名商标认定和保护暂行规定》，改变以前批量认定的做法，变为“被动认定”、“个案认定”的原则，突出对驰名商标的保护，淡化管理色彩；
年，最高人民法院发布《关于全面加强知识产权审判工作为建设创新型国家提供司法保障的意见》第8条规定：
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依法慎重认定驰名商标，凡是超出认定范围或者不符合认定条件的案件、原告的侵权指控不能成立的案件，不得认定驰名商标
年，最高人民法院发布《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条规定：
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“在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定…”，第三条规定：“在下列民事纠纷案件中，人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查…”
年，《商标法》第十四条规定：
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驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。
年，《驰名商标认定和保护规定》第三条规定：
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“商标局、商标评审委员会根据当事人请求和审查、处理案件的需要，负责在商标注册审查、商标争议处理和工商行政管理部门查处商标违法案件过程中认定和保护驰名商标。”
……
我国驰名商标认定制度无论是在行政案件还是民事案件中均确立了“按需认定”原则。
三、关于我国驰名商标“按需认定”内涵的理解
第一阶段：“按需认定”中的“需”为“当事人的需要”
我国的驰名商标认定制度经历了从不规范到规范、再到逐步完善的过程，“按需认定”原则就是在这个过程中逐渐确定下来的。在“按需认定”的理念出现之初，“需”一度被解读为“当事人的需要”，即驰名商标认定是根据当事人的请求而启动的，是否构成驰名的审查与否要根据当事人的需要。
关于此种认知具有一定的历史背景，也是“不告不理”这一基本审判原则的应有之义。但是经过不断的实践，理论界开始意识到这种解读方式与“按需认定”要实现的规制目标不符。驰名商标“按需认定”形成的背景本是基于我国驰名商标认定出现严重的异化和泛滥，行政机关和司法机关为了有效规制和限缩驰名商标认定的随意性而提出的，如果仅仅解读为“当事人的需要”，无异于将驰名商标认定与否的决定权交到当事人手上，如此根本无法从真正意义上解决驰名商标认定异化的问题，故将“按需认定”中的“需”解读为“当事人的需要”不具有普遍适用的合理性。
第二阶段：“按需认定”中的“需”为“案情的需要”
基于“当事人的需要”进行驰名与否的认定本身具有局限性，对于驰名商标“按需认定”的理解不断进行调整和规范，出现了“需”应当解读为“案情的需要”的第二种观点。年最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》中的“人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的”、年修改的《商标法》中“作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”及年修改的《驰名商标认定和保护规定》中“根据…审查、处理案件的需要”等表述均是该种观点在相应法律法规中的体现。
笔者认为，“按需认定”原则要求既不能在当事人未提起驰名商标认定时主动审查，也不能当事人一提起认定需求就进行审查，而要结合具体的案情需要，在不认定驰名商标无法给予权利人同等救济的“确有必要”情形下才进行驰名与否的审查。
四、我国驰名商标“按需认定”适用的情形
驰名商标“按需认定”表述起来虽然很简单，但是在实践中会出现各种各样不同的案情，究竟何种案情满足“需”的要求，笔者通过检索相应的法律法规及生效判决，并结合自身办理驰名商标案件的经验，以期总结出一些规律供大家参考。
笔者认为，对驰名商标“按需认定”的适用情形至少包括以下几种：
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（1）对未注册驰名商标造成混淆的情形；
（2）对已注册驰名商标进行跨类保护、反淡化的情形；
（3）突破无效宣告时限的情形；
（4）对抗已注册商标使用的情形；
（5）充分保护权利人的赔偿请求权的情形；
……
1.对未注册驰名商标造成混淆的情形
年修改的《商标法》首次明确规定对未注册驰名商标的保护，对于广为知晓的商标，不管是否已经在中国境内注册，均可申请认定为驰名商标。年的“惠尔康”商标争议案是年《商标法》修改后通过行政途径首次实现对未注册驰名商标的认定，同年内蒙古小肥羊集团的“小肥羊”商标、中国中化集团公司的“中化”商标亦被认定为未注册驰名商标。《商标法》第十三条对于未注册驰名商标的规定一直沿用至今，在商标异议、不予注册复审或无效宣告案件中均可依据该条款请求对未注册商标进行驰名保护，以相同或类似商品或服务上容易导致混淆为限对未注册驰名商标进行保护。
当然，对于未注册驰名商标，既可以通过前述行政途径予以认定，也可以通过司法途径（包括商标侵权案件、企业字号与未注册驰名商标冲突的不正当竞争案件、域名与未注册驰名商标冲突的不正当竞争案件等）进行认定，典型案件如北京知识产权法院（）京73民初号“新华字典”未注册驰名商标案、江苏省南京市中级人民法院“奔富”未注册驰名商标案等，均是在商标侵权及不正当竞争案件中，由法院对未注册驰名商标予以认定并进行保护。
2.对已注册驰名商标进行跨类保护、反淡化的情形
跨类保护是对已注册商标进行驰名保护最普遍适用的情形，此处的跨类要求两商标指定的商品或服务不构成类似，但相关公众认为两者具有“相当程度的联系”，但是不需要达到“混淆”的程度；而反淡化包括三个方面的内容：“减弱驰名商标的显著性”（弱化）、“贬损驰名商标的市场声誉”（丑化）及不正当利用驰名商标的市场声誉。
同样的，在商标异议、不予注册复审或无效宣告案件中依据案情需要对已注册商标是否构成驰名进行行政认定，在商标侵权案件中、企业字号与已注册驰名商标冲突的不正当竞争案件中、域名与已注册驰名商标冲突的不正当竞争案件中等依据案情需要对已注册商标是否构成驰名进行司法认定。
笔者代理的第号“”商标无效宣告案中，北京知识产权法院（）京知行初字第号和北京市高级人民法院（）京行终号判决书均通过认定福建晋工机械有限公司名下的第号“”商标在“农业机械”商品上构成驰名，将争议商标在“石油气，润滑油”等商品上予以无效宣告，法院在论理部分认定争议商标指定的“工业用脂，润滑油”等商品与引证商标核定使用的压路机、挖掘机、农业机械等有所区别，但是具有密切的联系，许金乐在理应知晓的情况下仍注册争议商标，将无偿占用权利人因付出努力和大量投资而获得的知名度的利益成果，割裂相关公众对引证商标与权利人提供的商品之间的固有联系，从而减弱驰名商标的显著性，进而损害权利人作为驰名商标权利人的利益。
在（）京73行初号行政判决书中，北京知识产权法院认定争议商标“金典”注册在“失禁用护垫”等商品上具有不正当利用权利人“牛奶”商品上“金典”驰名商标商誉的恶意，相关公众可能会误认为两者之间存在某种特定联系，进而对商品来源产生误认，从而淡化引证商标的显著性和知名度，并且诉争商标的使用亦会产生一定的丑化、贬损权利人驰名商标市场声誉的影响，进而会损害权利人的相关利益。
在（）京民终号民事判决书中，北京市高级人民法院认定腾讯科技（深圳）有限公司名下的“